Распоряжение исключительным правом на рид. Как распорядиться рид, созданными при участии государства и не потерять права и финансирование Предоставление права использования ОИС сторонним организациям по лицензионному договору

Результаты интеллектуальной деятельности (РИД) - результаты творческой деятельности человека независимо от способа и формы их выражения и области использования: неохраноспособные, охраноспособные и охраняемые (не являются объектами гражданского оборота ст. 129 ГК РФ)

Охраноспособные РИД - Р ИД, которые могут стать объектами интеллектуальной собственности либо в силу их государственной регистрации (объекты патентного права) или в силу введения в отношении них специального режима тайны/ конфиденциальности (секреты производства (ноу-хау).

Объекты интеллектуальной собственности - охраняемые РИД , которым по закону предоставляется правовая охрана либо в силу самого факта их создания и выражения в объективной форме (объекты авторского права: произведения науки, литературы, искусства; программы для ЭВМ, базы данных; объекты смежных прав; топологии интегральных микросхем; сложные объекты интеллектуальной собственности), либо после процедур госрегистрации и выдачи охранного документа (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения.) и приравненные к ним средства индивидуализации, либо в силу установления в отношении РИД специального режима конфиденциальности /коммерческой тайны - секреты производства (ноу-хау).

Актуальность:

В условиях глобализации на мировом рынке, наряду с товарами, работами и услугами, в ВТО «четвертую корзину» составляют права на результаты интеллектуальной деятельности – интеллектуальная собственность и ее доля постоянно растет (до 15% ВВП). Интеллектуальная собственность, при этом, прежде всего в научно-технической сфере, играет важнейшую роль, как механизм создания добавочной стоимости (доля интеллектуальной собственности составляет до 10-15% от цены реализуемой продукции), как средство капитализации активов предприятий и организаций (через нематериальные активы) и как инвестиционный ресурс (где под залог интеллектуальной собственности предоставляют кредиты, займы и банковские гарантии). При этом, структура этого сектора рынка в ВТО также изменилась: до 70% продаж в последнее десятилетие составляют беспатентные лицензионные продажи (т.е. права на ноу-хау, авторские и смежные права).

В то же время, сегодня учет результатов интеллектуальной деятельности в вузах, институтах и предприятияхРоссии ведется только по 3-5 видам из 20, при этом из них охраноспособные – до 30%, а охраняемые – до 7%.

В единой федеральной базе данных НИОКР, проведенных в РФ с 1982г. по 1.01.2016г. , зарегистрировано около 1,3 млн. НИР и ОКР, где за последние годы на 10 НИОКР приходится по данным официального госучета менее 1 полученного результата интеллектуальной деятельности (потенциального объекта интеллектуальной собственности), чего нет нигде в мире.

В Москве при ежегодном до 2012г. бюджетном финансировании НИОКР из городского бюджета (3-5 млрд. руб.) в городской казне практически отсутствуют нематериальные активы, а также информация о полученных при бюджетном финансировании РИД, которые можно безвозмездно использовать в интересах инновационного развития города.

В целом, внешняя инновационная активность научных организаций и вузов оценивается по числу публикаций, диссертаций, монографий, семинаров (т.е. объектам авторского права), тогда как внутренний учет ведется преимущественно по объектам патентного права, подлежащим государственной регистрации, но без оценки коммерциализации прав на них.

Таким образом, сложилась парадоксальная ситуация, когда учитывается то, что не продается, а то, что продается на мировом рынке, в России зачастую не учитывается .

Результат оказания услуги РНИИИС:

• проведение инвентаризации всех видов (обязательной, в т.ч. при приватизации, инициативной, проектной и т.п.);
• систематизация и анализ существующих рисков, выявленных в ходе и по результатам инвентаризации, и помощь заказчику в минимизации их последствий;
• постановка эффективной учетной политики результатов интеллектуальной деятельности (далее - РИД) и прав на них, включая выявление, идентификацию РИД, в т.ч. в составе научно-технической документации и распределения прав на них;
• комплексная экспертиза выявленных РИД, патентный поиск (при необходимости) и рекомендации по их правовой охране;
• отбор коммерчески значимых РИД для последующей реализации.
• Вместо бездумного патентования всего, что не продается («патент ради патента»), вы получаете основу для принятия грамотных управленческих решений по дальнейшему закреплению прав на РИД, а также основу для формирования грамотной учетной политики и как основы привлечения дополнительных инвестиций через использование интеллектуальной собственности как ликвидных активов.

Под выявлением результата интеллектуальной деятельности понимается идентификация такого результата, признаки которого соответствуют юридическим признакам охраноспособных объектов интеллектуальной собственности, и в отношении которого может быть принято решение о признании прав на этот результат как объект интеллектуальной собственности, а также идентификация РИД, имеющих охранный документ, но не учтенных и не числящихся на балансе учреждения.

Для проведения работ по выявлению РИД приказом руководителя учреждения необходимо создать экспертную комиссию из числа наиболее квалифицированных специалистов, например, в сфере наноиндустрии и интеллектуальной собственности, утвердить регламент работы экспертной комиссии, порядок взаимодействия подразделений и предоставления необходимой информации экспертной комиссии. Комиссия может действовать на постоянной основе, в этом случае рекомендуется утвердить план работ экспертной комиссии на предстоящий период.

Полномочиями экспертной комиссии может быть наделен уже существующий и постоянно действующий в государственном научном или образовательном учреждении орган или специально созданное структурное подразделение по управлению интеллектуальной собственностью. С каждым членом экспертной комиссии заключается соглашение о неразглашении конфиденциальной информации.

При проведении работ по выявлению РИД в рамках сдачи–приемки результатов НИОКТР следует руководствоваться нормами части IV ГК РФ и условиями государственного (муниципального) контракта или гражданско-правового договора. Если охраноспособные РИД созданы в рамках государственного или муниципального контракта, то в соответствии с п.2 ст.1373 ГК РФ исполнитель направляет государственному или муниципальному заказчику письменное уведомление о получении РИД, способного к правовой охране с учетом результатов работы экспертной комиссии о признании РИД.

Если РИД выявлены в ходе инвентаризации, то порядок и документальное оформление результатов инвентаризации регулируется соответствующими нормативно-правовыми актами [ 31,34,35 ].

В соответствии с Положением проводится обязательная и инициативная инвентаризация. Инвентаризацию проводят: а) при обязательной инвентаризации – комиссия по приватизации, реорганизации или ликвидации, создаваемая в соответствии с действующим законодательством; б) при инициативной инвентаризации - рабочая инвентаризационная комиссия, создаваемая приказом руководителя учреждения. При этом инвентаризация может сопровождаться дополнительными мероприятиями по осуществлению научно–технического, правового и экономического анализа РИД.

Целями научно–технического анализа является выявление РИД; правового анализа – определение правообладателя на каждый выявленный РИД, включая установление действительности документов, подтверждающих права правообладателя; экономического анализа - определение коммерческой ценности и перспектив коммерческой реализации выявленных РИД и прав на них. Результаты анализа оформляются отдельно – аналитическим отчетом.

К дополнительным мероприятиям, проводимым в ходе инвентаризации, относятся: идентификация субъектов прав на выявленные РИД по результатам проведенного правового анализа документов и сведений ; разработка рекомендаций по получению правовой охраны на выявленные РИД и их использование в целях коммерциализации. Экспертная комиссия может быть включена в состав рабочей инвентаризационной комиссии для проведения научно–технического и правового анализа. При выявлении РИД в виде научной, научно–технической экспертизы, порядок проведения таких работ организуется экспертной комиссией на основе имеющегося опыта, квалификации и знаний. При этом следует также руководствоваться общими правилами ст. 14 ФЗ №127, а также ведомственными правовыми документами, имеющими отношение к данной проблеме. Выявление результатов интеллектуальной деятельности осуществляется: – при проведении и по итогам НИОКТР и других видов работ, исполнителем которых является государственное образовательное или научное учреждение;– по информации работников государственных образовательных и научных учреждений о создании охраноспособных РИД в связи с исполнением ими своих трудовых обязанностей;– по итогам инвентаризации прав на РИД, принадлежащих и (или) используемых государственным научным и образовательным учреждением;– при проведении научной, научно–технической экспертизы.

В ходе выполнения операций по выявлению могут иметь место следующие виды РИД: а) РИД, имеющие охранные документы или охраняемые в режиме коммерческой тайны; б) способные к правовой охране РИД, которые целесообразно защитить патентом; в) РИД, правовая охрана которых нецелесообразна (например, не всякая программа для ЭВМ требует правовой охраны); д) РИД, которые целесообразно защитить в режиме коммерческой тайны; например, ноу-хау. е) РИД, не подлежащие правовой охране.

Экспертная комиссия по результатам выявления РИД составляет положительное (либо отрицательное) заключение о соответствии (либо несоответствии) результата интеллектуальной деятельности признакам объекта правовой охраны, а также готовит рекомендации по отбору РИД для практического применения (внедрения). Все эти материалы экспертная комиссия представляет на рассмотрение научно–техническому (научному, ученому) совету, который своим решением может рекомендовать руководителю утвердить либо отклонить подготовленное экспертной комиссией заключение.

Рассмотрим методику выявления РИД из результатов научно-технической деятельности. Выявление РИД проводится в пять этапов.

На первом этапе экспертная комиссия определяет способ выявления РИД: 1) на основе отчетов НИОКТР, актов сдачи–приемки результатов НИОКТР; 2) на основе материалов инвентаризации прав на РИД; 3) на основе заявки автора РИД; 4) заключения экспертизы (научной, научно–технической).

На втором этапе устанавливается соответствие рассматриваемого результата работ результатам научно–технической деятельности, а также юридическим признакам РИД; определяются возможность результата иметь объективную форму выражения и источник финансирования НИОКТР; выявляется целесообразность применения РИД в конечной научно-технической продукции по госконтракту. Следует заметить, что к результатам научно–технической деятельности относятся результаты научных исследований и разработок в виде образца нового изделия, конструкторской документации на него или новой технологии.

Например, из темы научно–исследовательской работы "Новые нанотехнологические принципы создания сенсоров" очевидна взаимосвязь получаемых результатов (использование функционализированных металлических наночастиц, нанопроволок и нанотрубок, макроскопических материалов с характерными особенностями свойств на наноразмерном уровне или поверхностной обработкой на нанометровом масштабе и наноструктурированных механических систем) с решением проблемы разработки новых сенсорных изделий на основе нанотехнологий. Далее комиссией устанавливается, что данный результат выражен в объективной форме. Под объективной формой в общем случае понимается форма, реально доступная для восприятия человеком. Частный случай объективной формы выражения – материальная форма. Если из существа материального объекта следует сущность входящих в него РНТД, то материальные объекты могут рассматриваться как объективная форма выражения результата.

Технические задания на выполнение работ могут предусматривать разработку таких видов научно–технической документации, как: при выполнении исследований – отчет о научно–исследовательской работе, а в случае опытно–конструкторских и технологических работ – проектная, техническая (конструкторская, технологическая, программная, эксплуатационная и иная) документация.

Результаты работ могут также отражаться также в письменных уведомлениях автора работодателя, письменных уведомлениях исполнителя государственного заказчика, в заявках на выдачу патента и на регистрацию, описаниях к патентам и свидетельствам, в нормативных актах, в т.ч. локальных (инструкции и методики) и в научной литературе (рукописи, опубликованные статьи, монографии, пособия и прочее).

Кроме документального оформления в случае опытно–конструкторских и технологических работ государственные (муниципальные) контракты могут предусматривать представление результатов работ в виде макетов, опытных образцов, изделий установочной партии, изделий, принятых в эксплуатацию, конечной продукции, а также в виде образцов веществ, материалов, штаммов микроорганизмов, культур клеток растений и животных и пр.

В задачу выявления РНТД как объекта интеллектуальной собственности входит установление соответствия достигнутого результата, закрепленного законодательством, положениями государственных стандартов, контрактов или иных договоров. Если законодательство и государственный контракт, техническое задание предусматривают представление результата работ в виде научно–технической документации или иных документов, либо материального объекта, необходимо проверить соответствие рассматриваемого результата установленным требованиям.

Последовательное документальное оформление создания РИД, итоги и ход реализации мер для признания за правообладателем и получения правообладателем прав на результаты интеллектуальной деятельности, существенно снижает трудозатраты на выявление тех РИД, которым предоставляется правовая охрана. Помимо отчета о научно–исследовательской работе или технической документации по результатам опытно–конструкторских или технологических работ, к документам, отражающим наличие различных результатов интеллектуальной деятельности, относятся:

–уведомления организации–исполнителя в адрес заказчика о собственной предшествующей интеллектуальной собственности;

–уведомления организации–исполнителя в адрес заказчика о необходимости использования РИД – объектов исключительных прав третьих лиц;

–договоры с соисполнителями, субподрядчиками, в том числе о выполнении НИОКТР, направленные на создание элементов РНТД;

–отчеты о патентных исследованиях в целях выявления ближайших аналогов, прототипов для создания новых РИД, установления патентоспособности РИД;

– уведомления организации–исполнителя в адрес заказчика о получении РИД, способного к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца.

–уведомления организации–исполнителя в адрес заказчика о готовности результатов работ (этапа работ) к сдаче;

–акты испытаний, заключения приемочной комиссии и прочая документация сдачи–приемки результатов НИОКТР. При этом нужно учитывать, что акты испытаний могут быть полезны не для любых результатов.

–инвентаризационные ведомости, акты инвентаризации прав на РНТД на основании Положения об инвентаризации прав на результаты научно–технической деятельности (Постановление Правительства Российской Федерации от 14.01.2002 № 7 "О порядке инвентаризации и стоимостной оценке прав на результаты научно–технической деятельности" (в ред. Постановлений Правительства Российской Федерации от 29.04.2006 № 265, от 09.06.2007 № 366, от 12.09.2008 № 673);

– заявки на выдачу патента, заявки на государственную регистрацию, материалы переписки с Роспатентом, решение о выдаче патента, уведомления, свидетельства о государственной регистрации, патенты Российской Федерации, патенты иных стран;

– документы, подтверждающие принятые меры по охране конфиденциальности информации в виде секретов производства (ноу–хау);

Бухгалтерские документы, подтверждающие расходы на приобретение, создание, безвозмездное получение прав на РИД;

– учетные документы (формы) для государственного учета результатов научно–технической деятельности на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2005 № 284 с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 № 622, дело документов объекта государственного учета РНТД в соответствии с "Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 22 марта 2006 г. № 63.

При необходимости первичного выявления новых охраняемых РИД проводят их комплексный анализ.

Экспертная комиссия составляет два реестра по РИД: один – по РИД, на которые имеются правоустанавливающие документы, второй – по охраноспособным РИД с рекомендациями для оформления их как объектов соответствующей правой охраны (изобретение, полезная модель, программа для ЭВМ и т.д.) Права на РИД могут принадлежать государству в лице государственного заказчика, исполнителю НИОКТР или совместно заказчику и исполнителю. Принадлежность прав на РИД указывается в государственном контракте, договоре, заказе на выполнение работ.

Установление предназначения рассматриваемого РИД, его функциональная пригодность к определенной практической деятельности осуществляется на основе анализа характеристик РИД, проводимого квалифицированными специалистами. При этом эксперты используют информацию, содержащую в техническом задании на выполнение работ, отчетной и технической документации. Желательно при этом обращать внимание на полноту отражения в документах потенциальной пригодности РИД для использования в конкретной области деятельности.

При анализе назначения РИД, его практической пригодности применимы подходы к установлению соответствия РИД такому условию патентоспособности как промышленная применимость. В соответствии с п. 4 ст. 1350 ГК РФ изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в индустрии наносистем. Применение "Рекомендаций по вопросам экспертизы заявок на изобретения и полезные модели" (утверждены приказом Роспатента от 31.03.2004 № 43), возможно в части, не противоречащей части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации).

При этом, следует отличать результаты, изначально предназначенные для практического применения, но не доведенные до этой стадии от результатов, функционально не пригодные для реализации своего назначения, и результатов, изначально не имеющих такого предназначения.

На третьем этапе по выявлению РИД подготавливается отрицательное заключение в том случае, если на втором этапе не удалось установить соответствие рассматриваемого результата хотя бы одному из юридических признаков РИД. В отрицательном заключении указываются основания, по которым не может быть принято решение о признании указанного результата объектом интеллектуальной собственности.

Если рассмотренный результат отвечает юридическим признакам РИД, то уточняются правообладатели исключительных прав, срок действия прав на РИД, которые были созданы ранее и учтены в составе нематериальных активов учреждения. Также определяются те РИД, которые создаются на данный момент для включения их в состав НМА учреждения и отбираются РИД, способные к правовой охране.

На четвертом этапе готовится следующая информация: краткое описание РИД в целом с указанием его назначения; перечень охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности с указанием реквизитов (библиографических данных), дат начала действия (приоритета) и сроков действия документов, удостоверяющих исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (патентов, свидетельств); перечень охраноспособных РИД и тех, которые не подлежат правовой охране. Одновременно разрабатываются рекомендации о целесообразности признания и получения прав на охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности, и составляется заключение о соответствии РИД юридическим признакам.

На пятом этапе экспертная комиссия выявляет РИД, имеющие коммерческую ценность. Для этого она проводит исследование рынка интеллектуальной собственности в регионе, в России и мирового рынка. При этом используются материалы аналитических обзоров научной литературы, патентной информации по определенной тематике и др. На основе материалов исследования рынка экспертная комиссия осуществляет отбор РИД и его оценку по рыночной стоимости. Весь пакет документов (заключение, рекомендации, материалы исследования рынка, реестры) экспертная комиссия представляет научно–техническому совету учреждения на рассмотрение.

Научно-технический совет рассматривает и рекомендует руководителю учреждения вынести соответствующее решение. На основе решения, вынесенного руководителем учреждения и оформленного в виде приказа, выявленные РИД, имеющие охранный документ и способные стать основой для коммерциализации, принимаются к бухгалтерскому учету. По охраноспособным РИД отдельным приказом руководителя учреждения выносится решение о проведении работ на получение правоустанавливающего документа.

В комплекс работ по выявлению результатов интеллектуальной деятельности включается и инвентаризация. Порядок, сроки проведения инвентаризации РИД и персональный состав рабочей инвентаризационной комиссии утверждается руководителем учреждения. В состав комиссии целесообразно включить работников бухгалтерской службы, представителей службы внутреннего аудита, разработчиков информационных систем, базы данных др. РИД, руководителей подразделений, осуществляющих научную работу в государственном научном и образовательном учреждении, сотрудников патентно–лицензионного подразделения или подразделения, выполняющего патентно–лицензионные функции.

Рабочая инвентаризационная комиссия анализирует наличие документов, подтверждающих правомерность владения имущественными правами. К ним относятся: договоры на выполнении НИИ, НИОКТР, в том числе в процессе трудовой деятельности; договоры (лицензионные) на приобретение РИД, на приобретение права использования РИД; патенты, свидетельства. Учет выявленных при инвентаризации прав на РИД осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами о бухгалтерском учете. При этом неучтенные объекты РИД, выявленные при проведении инвентаризации, принимаются к бухгалтерскому учету по их текущей рыночной стоимости, установленной для целей бухгалтерского учета на дату принятия к бухгалтерскому учету.

При определении текущей рыночной стоимости в целях принятия к бухгалтерскому учету объекта РИД инвентаризационной комиссией используются данные о ценах на аналогичные объекты РИД, полученные от организаций-изготовителей, сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики, торговых инспекций.

Выявленные при инвентаризации РИД, т.е. как неучтенные подлежат оприходованию и зачислению на увеличение финансирования (фондов) у бюджетной организации с последующим установлением причин возникновения .

Результаты инвентаризации должны быть отражены в учете и отчетности того месяца, в котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации – в годовом бухгалтерском отчете.

Ограничения, накладываемые на распоряжение результатами интеллектуальной деятельности созданными за счет средств государства зависят от того, какие финансовые инструменты были использованы: грант, субсидия или финансирование затрат на фонд оплаты труда при выполнении госзадания. О том, как разработчики могут распоряжаться такими РИД рассказали Дмитрий Метляев , заместитель руководителя юридического департамента Фонда «Национальное интеллектуальное развитие» и Евгений Меньшиков , консультант по коммерциализации департамента управления интеллектуальной собственностью Фонда.

В ходе «Беседы о результатах интеллектуальной деятельности, созданных за счет бюджетных средств: возможности и ограничения при владении и использовании» организованной газетой «Экономика и жизнь» и Институтом развития гражданского законодательства узнали:

Есть всего четыре основания для единоличного обладания правами на РИД Российской Федерацией: если РИД изъят из оборота, если РФ принимает на себя обязательства по финансированию до стадии организации производства, если исполнитель в течении 6 месяцев после исполнения госконтракта не обеспечил правовую охрану, и если РИД создан во исполнении международных обязательств РФ. Во всех иных случаях – права закрепляются за исполнителем.

При создании РИД по госконтракту, несмотря на то, что права на него закрепляются за исполнителем, государство на протяжении всего жизненного цикла РИД может потребовать выдать лицензию на его использование другому лицу для исполнения им государственных и муниципальных услуг. Поэтому исполнитель ни в коем случае не должен выдавать исключительную лицензию на такой РИД и всегда прописывать это ограничение в лицензионных соглашениях с лицензиатами.

Прекратить поддержку патента на РИД созданный по госконтракту исполнитель может только после того, как предложит государству принять его безвозмездно. И наоборот, если права на РИД принадлежат РФ, государство тоже должно сначала предложить патент разработчику, прежде чем откажется от того, чтобы его поддерживать.

Если финансирование РИД поступало по госзаданию, распоряжение правами на него возможно только через Росимущество.

Исполняя обязанность государственного учета РИД, созданных при финансировании государства, на rosrid.ru, важно помнить, что это публичный ресурс. Поэтому имеет смысл соизмерять объем раскрытия информации с тем объемом правовой охраны, который планируется получить.

В рамках надзора за деятельностью, осуществляемой на средства государства Роспатента проверяет: правильность распределения прав на РИД, своевременность обеспечения их правовой охраны, исполнение обязанности по государственному учету. Кроме того может проверяться насколько верно и своевременно осуществляется бухгалтерский учет полученных РИД.

Все РИДы, которыми владеют бюджетные учреждения являются их собственностью, на них не распространяется режим оперативного управления.

Бюджетные учреждения – правообладатели РИД сталкиваются со сложностями при их постановке на учет. Бухгалтеры не могут применять ПБУ в рамках бюджетного учета, поэтому часто при формировании первоначальной стоимости РИД как актива приравнивают ее к сумме госсубсидии. В результате стоимость РИД оказывается завышенной, что отпугивает желающих приобрести лицензию. Чтобы избежать такой проблемы нужно создать внутренний документ, регламентирующий учет и оценку РИД.

Заказчики и исполнители РИД, а иногда и субподрядчики, могут владеть правами совместно. Чтобы избежать конфликтов им важно вовремя заключить соглашение в котором определить как будут распределяться расходы на правовую охрану и доходы от использования прав, кто на какой территории будет осуществлять патентование, а также порядок защиты прав в суде (например, договориться, что один правообладатель выступает в суде, а другой предоставляет на это доверенность). При этом важно убедиться, что все совместные правообладатели могут обеспечить неразглашение информации: в каждой организации есть пакет документов, обеспечивающий действие режима коммерческой тайны, и техническая возможность его поддержания.

Не всегда хорошо, когда при совместном правообладании РИД его ставят на баланс все правообладатели: если каждый будет это делать по полной стоимости актива, то произойдет ее мультипликация. Если активно распоряжаться патентом будет один из правообладателей, то лучше, если РИД будет учтен у него. Если предполагается распоряжение патентом всеми организациями, то при формировании первоначальной стоимости им не надо приравнивать ее к полной стоимости договора – лучше, если каждая сторона приравняет ее к сумме понесенных в ходе разработки и патентования затрат.